10 Vấn đề Sở hữu Trí tuệ Chính đối với Thương vụ Mua bán và sáp nhập

ASLAW

10 Vấn đề Sở hữu Trí tuệ Chính đối với Thương vụ Mua bán và sáp nhập

Vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng là yếu tố quan trọng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A). Các nghiên cứu về điểm giao dịch M&A, các giao dịch trong lĩnh vực công nghệ luôn xếp hạng ở vị trí cao nhất. Bởi vì tài sản sở hữu trí tuệ thường là thành phần quan trọng nhất của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, các vấn đề pháp lý về sở hữu trí tuệ có tầm quan trọng thiết yếu trong các giao dịch này. Các vấn đề chính cần được giải quyết trong thẩm định trước khi giao dịch về quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các điều khoản và điều kiện về sở hữu trí tuệ trong các thỏa thuận mua bán trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm:

Xác định phạm vi của tài sản trí tuệ

Phạm vi của tài sản trí tuệ rõ ràng sẽ phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp cụ thể và tài sản sở hữu trí tuệ tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, nhưng hầu hết các tài sản sở hữu trí tuệ quan trọng bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền đã đăng ký, cũng như phần mềm, bí mật thương mại, internet tên miền và giấy phép công nghệ. Việc xác định IP nào là quan trọng hoặc cần thiết trong hoạt động kinh doanh của mục tiêu sẽ bao gồm đánh giá và phân loại IP nào được mục tiêu sở hữu, sử dụng và cấp phép vào hoặc ra. Sau khi xác định được quyền sở hữu trí tuệ liên quan, người mua, nhà đầu tư và cố vấn của họ có thể đánh giá rủi ro hoạt động sở hữu trí tuệ và xác định cách giải quyết chúng tốt nhất trước khi hoàn tất giao dịch.

Quyền sở hữu SHTT

Để xác định quyền sở hữu các bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền đã đăng ký, điểm khởi đầu tốt là tìm kiếm cơ sở dữ liệu đăng ký của cục SHTT. Tuy nhiên, luật SHTT bao gồm một số thay đổi nhỏ so với các nguyên tắc sở hữu tài sản truyền thống mà có thể không rõ ràng khi tìm kiếm quyền sở hữu. Ví dụ: nếu một bằng sáng chế được đăng ký dưới tên của nhiều nhà đồng sáng chế, thì mỗi nhà đồng sáng chế có các quyền riêng biệt trong việc cấp giấy phép và nhận tiền bản quyền. Một câu hỏi phức tạp về quyền sở hữu cũng có thể nảy sinh nếu mục tiêu là một đơn vị kinh doanh hoặc bộ phận trong một nhóm công ty liên kết và công nghệ được chia sẻ giữa các công ty liên kết. Trong những trường hợp như vậy, có thể cần giấy phép liên công ty và/hoặc thỏa thuận dịch vụ chuyển tiếp. Quyền sở hữu của nhân viên, đại lý và nhà thầu độc lập cũng phải được giải quyết.

Quyền của Nhân viên và Nhà thầu

Luật SHTT công nhận quyền sở hữu của các nhà sáng chế và tác giả cá nhân, vì vậy nếu SHTT của một công ty được phát triển bởi các nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu cá nhân, các bên cần giải quyết các quyền sở hữu đó trong quá trình giao dịch. Nói chung, không có sự chuyển nhượng rõ ràng, một nhà sáng chế nhân viên vẫn giữ quyền sở hữu đối với các quyền bằng sáng chế trừ khi nhân viên đó được thuê để tạo ra sáng chế cụ thể hoặc sáng chế khác nằm trong phạm vi việc làm. Đối với các tác phẩm về quyền tác giả và phần mềm, luật bản quyền có thể áp dụng cho chủ lao động trong phạm vi tác phẩm được tạo ra bởi nhân viên trong phạm vi công việc của họ. Để đảm bảo sự rõ ràng và tránh các tranh chấp tiềm ẩn, cách tốt nhất là nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ từ tất cả nhân viên, đại lý và nhà thầu, những người đã đóng góp vào sự phát triển của sở hữu trí tuệ của mục tiêu, bao gồm chuyển nhượng bằng sáng chế từ tất cả nhân viên và đại lý là đồng sáng chế và chuyển nhượng bản quyền từ tất cả các đồng tác giả. Đối với các nhà thầu độc lập đã đóng góp vào các phát minh hoặc công trình có quyền tác giả, các điều khoản của thỏa thuận nhà thầu độc lập có liên quan cần được xem xét để đánh giá mọi quyền SHTT của nhà thầu có khả năng chưa được giải quyết.

Với sự quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, các bên cho vay thường sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như một tài sản thế chấp trong các khoản vay nợ có bảo đảm. Do đó, người mua cần xác định xem mục tiêu có cấp quyền sở hữu đối với các tài sản SHTT cụ thể hay không, bao gồm quyền sở hữu bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền, phần mềm, tên miền internet, v.v..

IP được cấp phép

Ngay cả khi rõ ràng rằng một công ty mục tiêu là chủ sở hữu tài sản trí tuệ miễn phí và không có trách nhiệm pháp lý, thì tài sản trí tuệ đó ​​vẫn có thể là đối tượng của các quyền của bên thứ ba theo giấy phép do chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cấp. Ngoài ra, có thể tồn tại các tài sản trí tuệ quan trọng đang được sử dụng bởi một công ty mục tiêu mà công ty đó không sở hữu, nhưng có sẵn theo giấy phép của bên thứ ba. Trong cả hai trường hợp, người mua phải chú ý đến các điều khoản thỏa thuận cấp phép liên quan để xác định các quyền, nghĩa vụ và điều khoản sử dụng tương ứng liên quan đến SHTT được cấp phép. Các vấn đề chính thường được giải quyết trong giấy phép SHTT bao gồm thời hạn, tiền bản quyền và phí, phạm vi sử dụng, tính độc quyền, giới hạn lãnh thổ, quyền cấp phép phụ, quyền cải tiến và khả năng chuyển nhượng.

Khả năng chuyển nhượng giấy phép

Luật liên quan đến chuyển nhượng giấy phép SHTT khác với luật hợp đồng chung về chuyển nhượng ở một số khía cạnh. Theo luật hợp đồng của hầu hết các quốc gia, trong trường hợp không có các hạn chế rõ ràng mà các bên đã đồng ý, hợp đồng có thể được chuyển nhượng mà không cần phải có sự đồng ý. Do đó, người ta thường cho rằng nếu một hợp đồng không có hiệu lực về khả năng chuyển nhượng, thì các tòa án sẽ giữ nguyên việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, do luật SHTT có sự khác biệt rõ ràng đối với quyền của chủ sở hữu bằng sáng chế và bản quyền đã đăng ký, án lệ liên bang thường quy định rằng các giấy phép bằng sáng chế và bản quyền không được chuyển nhượng mà không có sự đồng ý của người cấp phép, trừ khi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép quy định rõ ràng khác. Do đó, trong quá trình thẩm định M&A, người mua cần đánh giá khả năng chuyển nhượng của các giấy phép của mục tiêu để xác định xem có cần sự đồng ý của bên thứ ba hay không.

Tính hợp lệ của IP

Ngay cả khi không có nguy cơ vi phạm rõ ràng, một mối quan tâm tiềm ẩn khác, đặc biệt là với các bằng sáng chế, là liệu IP có được “cấp hợp lệ” hay không. Nếu vậy, hiệu lực của bằng sáng chế đã cấp sau đó có thể bị thách thức trên cơ sở “kỹ thuật trước đây” không được xem xét một cách thích hợp trong quá trình nộp đơn ban đầu. Nếu bằng sáng chế là tài sản quan trọng trong một giao dịch được đề xuất, mối quan tâm này có thể đảm bảo rằng một công ty tìm kiếm chuyên nghiệp sẽ giữ lại công ty tìm kiếm chuyên nghiệp để tiến hành tìm kiếm kỹ thuật trước hoặc nhờ cố vấn pháp lý về SHTT để thực hiện phân tích tính hợp lệ và đưa ra ý kiến ​​hợp lệ. Ngay cả khi mức độ chuyên cần này được theo đuổi, vẫn có thể không có sự chắc chắn tuyệt đối về câu hỏi tính hợp lệ nếu không có sự xác định của cơ quan tư pháp. Đối với các bằng sáng chế và nhãn hiệu đã đăng ký quan trọng, một vấn đề khác cần xem xét là liệu tất cả các khoản phí duy trì cần thiết của chính phủ đã được thanh toán chưa và liệu tất cả các hồ sơ gia hạn đã được thực hiện để tránh hết hạn hoặc mất hiệu lực đăng ký hay chưa.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

  • ASLAW
  • 0928273286
  • 0928273286

    Xem thêm bài viết khác
    ASLAW chúc mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

    ASLAW chúc mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

    Với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, các thành viên tại ASLAW cùng hưởng ứng ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Ngày Sở hữu trí […]

    Cách xác định vi phạm bản quyền theo luật pháp Việt Nam

    Cách xác định vi phạm bản quyền theo luật pháp Việt Nam

    Chắc hẳn chúng ta đều quen thuộc với kí hiệu chứ C bên trong hình tròn. Đây là biểu tượng xác định các tác phẩm viết, tiểu thuyết, bài hát, truyện tranh, v.v. được bảo vệ bởi luật bản quyền. […]

    Câu chuyện thương hiệu: “Mất bò mới lo làm chuồng”

    Câu chuyện thương hiệu: “Mất bò mới lo làm chuồng”

    Năm 2011, cả Việt Nam “choáng váng” vì một doanh nghiệp Trung Quốc “đòi” đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu “cà phê Buôn Mê Thuột”. Việt Nam đã phải làm rất nhiều thủ tục, chứng minh rất nhiều […]

    KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
    LIÊN HỆ VỚI ASLAW